[춘하추동] 특허의 이용발명(利用發明)과 산업(産業)

박요창(국제특허파트너스 대표변리사, 금오공과대학교 겸임교수, 공학박사)

새로운 아이디어를 도출한다는 것은 매우 어려운 일이다. 새로운 아이디어에는 기존의 아이디어를 재창작하는 것도 포함할 수 있다. 우리나라 특허법은 제1조 목적에서 '발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다'라고 기술하고 있어 발명을 이용하는 행위도 산업발전에 이바지함을 명시하고 있다.

이를 뒷받침하는 특허법의 제도로 공개(公開)가 있다. 특허 발명을 출원일로부터 1년 6개월 뒤에는 강제적으로 공개를 함으로써 동일 산업 분야의 기술자들이 그 발명을 이용할 수 있도록 제도적으로 뒷받침하고 있다. 또한 이러한 이용발명은 진보성을 갖춘다면 새로운 출원으로 특허를 받을 수 있다.

하나의 원천적인 아이디어에서 다양한 응용발명이 나올 수 있고, 이를 유도해 특허를 허여함으로써 그 분야의 기술발전을 촉진시킬 수 있고, 따라서 산업이 발전할 수 있는 것이다. 그러나 이러한 진보성을 갖춘 이용발명은 등록될 수 있으나 이를 실시할 때에는 침해라는 문제점에 봉착할 수 있다.



필자가 앞서 기재했던 침해를 다시 한 번 살펴보면 정당하지 않은 권리자가 정당한 권리자의 유효한 특허 구성을 포함해 실시한다면 직접침해에 해당될 수 있다. 여기서 이용발명의 경우 선발명(先發明)의 구성을 모두 포함하고 있다면 직접침해의 요건에 해당돼 비록 특허를 등록받게 되지만 본인의 등록 특허를 적극적으로 실시할 때 선발명자의 특허를 침해할 수 있는 모순점이 발생하게 된다.

이에 우리나라 특허법 제98조에서 타인의 특허발명과의 관계 등을 원만히 해결 할 수 있는 법조문을 구비하고 있다. 앞서 이용발명의 경우 후원발명의 일방적 충돌관계로써 선출원(先出願) 권리자를 보호하고 후출원(後出願) 권리자의 실시를 확보해 양 권리를 조정하는데 의의(意義)가 있다.

이용발명의 성립과 관련해 여러 견해를 살펴보면, ①선원권리의 주요부를 포함하면 이용관계가 성립된다고 보는 견해, ②후원권리가 선원권리를 개량 확장한 것이라면 이용관계가 성립된다는 견해, ③후원권리가 선원권리 전부를 그대로 실시하면 이용관계가 성립된다는 견해, ④선원권리를 실시하지 않으면 후원권리를 실시 할 수 없는 경우 이용관계가 성립된다는 견해 등 다양한 견해가 존재하고 있다.

우리나라 판례(判例)의 경우 후출원(後出願)발명이 선출원(先出願)발명의 기술적 구성에 새로운 구성요소를 부가하고, 선(先) 특허발명의 구성을 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후출원(後出願)발명과 선출원(先出願)발명 간 발명의 일체성이 유지되는 경우 이용관계가 성립된다는 입장으로 선출원 권리 전부를 그대로 실시한다는 견해로 판단된다.

다만 선·후 출원 간 물건발명, 방법발명 등과 같이 그 카테고리가 다를 경우 화학발명의 경우에는 판례의 견해가 모두 적용되지는 않는다. 화학발명의 경우 새로운 구성을 부가하고 선화학발명의 요지를 전부 포함하고, 이를 그대로 이용하되 후원발명과 선원발명간 발명의 일체성이 유지 된다 해도 전혀 다른 발명이 되는 경우가 가끔 있기 때문이다.

식물성 기름과 동물성 기름의 경우 모든 구성 원소가 동일하다면 둘의 가장 큰 차이라면 식물성 기름의 경우 기준 분자에 이중 결합이 하나 더 포함돼 있고 동물성 기름의 경우 모두 단일 결합만으로 구성돼 있다. 식물성 기름의 경우 이 중 결합하나의 차이로 분자들 사이에 공간이 생겨 액체 상태를 유지할 수 있고, 동물성 기름의 경우 단일 결합이라 시간이 지나면 서로 달라붙어 고체 상태를 유지할 수 있다. 이는 우리가 일상 즐겨 사용하는 식용유와 버터를 보면 그 차이를 알 수 있다. 식용유는 새로운 결합이 하나 더 추가되며, 버터의 모든 구성을 그대로 포함하고, 기름이라는 일체성을 유지하고 있으나 산업상 둘은 상당한 차이가 난다.

이에 필자는 카테고리가 다르거나 화학 발명에서는 실시불가피한 경우 이용관계가 성립한다는 견해를 지지한다. 비록 판례의 견해가 지극히 타당하나, 우리가 판단하기 어려운 기술들이 많이 존재하고 있다. 이에 모든 이용발명에 동일한 견해를 일률적으로 적용했을 때 나올 수 있는 문제점이 있을 수 있다. 하나의 발명으로 미래가 바뀔 순 없지만 우리가 놓치는 소중한 하나의 발명을 보호함으로서 그 발명으로 변화할 가능성이 있는 미래를 꿈꿀 수 있다고 생각한다.

박요창 국제특허파트너스 대표변리사

금오공과대학교 겸임교수, 공학박사

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