[춘하추동] 특허(特許) 취소 신청제도

박요창(국제특허파트너스 대표변리사, 금오공과대학교 겸임교수, 공학박사)

특허의 무효심판이란 심사과정을 거쳐 정당하게 설정등록 된 특허권을 법정무효 사유를 이유로 그 효력을 소급하여 또는 장래에 대해서 상실시키는 준사법적 행정처분을 말하는 것으로, 특허권은 일단 설정등록이 되면 무효이유가 존재하여도 특허무효의 심결(審決)이 확정되지 않는 한 유효한 것으로 보고 법원에서도 소송사건 등의 선결문제로서 무효로 판단할 수 없는 것이다.

즉, 무효심판(無效審判)은 특허권에 무효원인이 있는 경우에 특정인에게 부당한 권리를 부여한 결과가 되어 산업발전을 저해하는 등 여러 가지 문제가 발생할 수 있어 이해관계인의 청구에 의해, 부실 특허를 정리하는 취지로 특허의 무효심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주되는 소급효과가 생기는 것을 말하며, 이 같은 무효심판을 진행할 경우 금전적 시간적 손해가 필수적으로 수반 될 수밖에 없다.

그런데 2017년 4월 1일부터 시행하고 있는 '특허취소신청제도'를 이용한다면 굳이 무효심판(소송)을 할 필요가 없어 시간적·경제적으로 좋은 제도가 있어 소개하고자 합니다.



먼저, 신청절차를 살펴보면 특허등록공고일 후 6개월까지 누구든지 특허심판원에 특허의 실체적 요건(특허법 제29조)과 선출원(특허법 제36조)의 위반의 경우 청구항마다 선행기술정보를 제출하면서 특허취소를 신청(특허법 제132조의2) 할 수 있으며, 신청이유로는 심사 시 누락된 선행기술정보 제공을 통해 공중심사 기능 강화라는 도입 취지를 고려하여 신청인이 제출한 선행기술문헌을 검토한 후 취소이유가 있다고 인정될 때 심리절차를 진행하게 되고 취소 이유가 없다고 판단되면 절차의 개시 없이 결정으로 신청을 기각하게 되고, 심리방식은 주로 구술심리로 진행되는 무효심판과는 달리 제3자 부담을 덜어주고 신속한 진행을 위해 모두 서면심리로 진행된다. 만약 신청기간 중 복수의 취소 신청이 있을 경우 특허권자 부담 최소화와 절차 간소화를 위해 심리는 병합하여 진행(특허법 제132종의8)하게 된다.

특허취소신청은 심판과정을 거치지 않고 무효심판과 유사하게 심판관 합의체가 심리 절차를 일괄적으로 수행하여 금전적 부담을 덜어줄 수 있고, 특허취소신청의 결과를 지켜본 뒤 취소가 되지 않을 경우 굳이 무효심판을 다시 진행할 필요 없이 소극적 권리범위 확인심판 및 양도, 실시권 설정, 화해, 합의 등의 대응을 할 수 있어 신청인의 부담을 경감하는 효과가 있다. 물론 취소심판 뒤에도 별도로 무효심판을 다시 청구할 수 도 있다.

다만 특허취소신청은 몇 가지 제한적인 요건이 있다. 일단 기간의 제한으로 등록된 특허가 등록일로부터 등록공고 후 6월까지 제한되며, 취소신청 사유에서 특허법 제29조제1항제1호 및 제1항제1호에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것은 제외하고 있다. 부연하면, 특허취소신청은 간행물 또는 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 발명 또는 그에 의해 쉽게 발명할 수 있는 발명 또는 확대된 선원, 선출원 등을 위반했을 때만 신청할 수 있는 것으로 제한되고 있다.

특허청 자료에 따르면, '특허취소신청'의 경우 개인이 신청하는 경우가 상당히 많은데 이는 기업 간의 이해관계를 감추기 위한 것으로 판단된다. 최근에 특허법 제128조 손해배상청구권과 관련하여 제8항, 제9항 등이 신설되어 올 7월9일 시행되는데, 이는 미국의 징벌적 손해배상제도를 받아들여 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에 제1028조제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있어 기존과는 달리 특허를 고의적으로 침해하였을 때 침해자가 상당한 손실을 입을 수 있다.

이에 경쟁사의 특허동향 및 본인의 사업영역에서 침해 가능성 여부 등에 대한 충분한 조사 및 주의를 기울일 필요가 있으며 전문가의 도움을 받아 특허취소신청 등의 제도를 적극적으로 활용하는 것이 필요할 것으로 생각된다.

/박요창(국제특허파트너스 대표변리사, 금오공과대학교 겸임교수, 공학박사)

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